¡ATENCIÓN! Las marcas registradas caducarán si no se presenta su Declaración de Uso a los 3 años de su registro, o conjuntamente con su Renovación.

Derivado de una modificación a la anterior Ley de la Propiedad Industrial y que fue retomada por la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los titulares de las marcas concedidas a partir del 10 de agosto de 2018, deben presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), una Declaración de Uso indicando los productos o servicios respecto de los cuales dichas marcas han sido utilizadas en el mercado mexicano, sin el requisito de presentar pruebas de uso, con el fin de preservar sus derechos, ya que de lo contrario el incumplimiento de esta obligación provocaría la caducidad automática de su registro.

En resumen, la Declaración de Uso de una marca registrada en México debe presentarse ante el IMPI en 2 casos:

1) A los 3 años a partir de la concesión del registro de marca.

Los titulares de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, deberán presentar su Declaración de Uso ante el IMPI al cumplirse 3 años de su otorgamiento. Es decir, de aquellas marcas que cumplen 3 años de concedidas al 10 de agosto de 2021.

Lo mismo aplica para los registros internacionales de marca (“RIs”), protegidos a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) en virtud del Protocolo de Madrid, cuyo cómputo de los 3 años debe hacerse a partir del otorgamiento del registro de la correspondiente designación nacional.

La Ley establece un periodo de 3 meses a partir del cumplimiento del plazo de 3 años de su registro, para presentar la Declaración de Uso de marcas mexicanas y designaciones nacionales de RIs.

2) Al solicitar la renovación de la marca.

La Declaración de Uso deberá también presentarse ante el IMPI cada 10 años, simultáneamente con la solicitud de renovación de las marcas que se hayan registrado antes o después de la entrada en vigor de la referida reforma de ley.

Los 10 años de vigencia se contarán a partir de la fecha de concesión, para las marcas presentadas a registro a partir del 05 de noviembre del 2020, y a partir de la fecha de presentación para aquellas marcas cuyo trámite de registro haya iniciado antes de la entrada en vigor de ley actual.

En cuanto a los RIs que hayan designado a México como país de interés, la Declaración de Uso debe ser presentada ante el IMPI dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la OMPI haya publicado la aceptación de la renovación del RI respectivo en su Gaceta de Marcas Internacionales electrónica.

Notas importantes:

• La protección de la marca se mantendrá únicamente sobre los productos o servicios respecto de los cuales se declare uso en el territorio mexicano. Si la marca no ha sido utilizada en México, se recomienda explorar la posibilidad de volver a solicitar su registro.

• La Declaración de Uso debe ser presentada ante el IMPI directamente por el titular de la marca o por un representante autorizado, con un domicilio local para efectos de notificaciones. 
• En cuanto a las pruebas de uso, si bien no es necesario presentarlas ante el IMPI, se recomienda conservarlas al menos desde la fecha de su primer uso en México, o durante los últimos 3 años, para contar con elementos de defensa adecuados ante posibles acciones de terceros interesados.

Los invitamos a revisar si alguna de sus marcas registradas en México o las de sus clientes, están próximas a renovarse, o si han transcurrido ya 3 años desde su otorgamiento, a fin de asistirlo en la presentación oportuna de su Declaración de Uso ante el IMPI.

En Dentons estamos a su disposición si tienen cualquier duda sobre este tema.